La marque « Emailing » annulée pour manque de distinctivité

Par jugement du 24 mars dernier, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé l’annulation de la marque verbale française « Emailing » déposée le 21 décembre 2005 par une société dénommée Ludopia Interactive, et enregistrée en classes 35 et 38 pour désigner les services de « gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un réseau informatique, publication de textes publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, relation publique, communication par terminaux d’ordinateurs. »

Excédé par la proposition de contrats de licence d’utilisation des expressions « emailing » et « e-mailing » et par le blocage du terme « emailing » à titre de mot-clé dans le système de référencement de la régie publicitaire Google Adwords, le Syndicat National de la Communication Directe (SNCD), organisme professionnel représentant l’ensemble des métiers de la relation client et du marketing direct, assignait la société Ludopia Interactive le 5 novembre 2008, aux fins, notamment, que soit prononcée l’annulation de la marque « Emailing » et la condamnation de cette société pour ses actes déloyaux et anticoncurrentiels.

S’agissant de la marque verbale française « Emailing »

L’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service. »

Au soutien de sa demande d’annulation de la marque « Emailing », le SNCD produit pas moins de 317 pièces démontrant que ce terme était, dès avant le dépôt de la marque, couramment employé dans le langage courant et, a fortiori, dans le langage professionnel du marketing direct, qu’il est une des désignations nécessaires, génériques et usuelles du service consistant dans l’envoi massif de contenus publicitaires ou commerciaux via la messagerie électronique.

L’ensemble de ces documents a emporté la conviction du Tribunal qui a estimé que la société Ludopia Interactive ne pouvait déposer une marque constituée du seul terme « emailing » pour couvrir les services tels que visés dans l’enregistrement, « car par ce biais, elle prive tous les acteurs de ce secteur d’activité de l’emploi d’un terme générique qui désigne précisément cette activité ».

Le Tribunal analyse ainsi la marque en cause comme une marque de barrage qu’il annule pour défaut de distinctivité.

S’agissant de l’inscription du terme « Emailing » dans la liste des mots-clés négatifs de Google Adwords

En février 2008, la société Ludopia Interactive avait demandé à la société Google Inc. de bloquer le terme « emailing » auprès de son service « Adwords » au motif que son chiffre d’affaires aurait chuté, circonstance dont elle prétendait attester par la production d’un seul document émanant d’un responsable de son service administratif et financier.
Le Tribunal écarte ce document dénué de toute force probante et estime que la société Ludopia a tenté, en sollicitant le blocage du mot-clé « emailing », « d’entraver ou de ralentir l’activité de ses concurrents et donc de fausser en sa faveur les règles de la concurrence », ce qui constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L120-1 du Code de la consommation et caractérise en outre un acte de concurrence déloyale.
La société Ludopia Interactive est condamnée à payer au SNCD la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle se voit également interdire d’invoquer un quelconque droit sur la dénomination « emailing », pour en bloquer la réservation auprès des régies publicitaires.