En l’espèce, la société Maselli, entreprise active dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de vêtements, est titulaire de la marque verbale « WELLNESS » désignant divers produits relevant des classes 16 (dont les produits de l’imprimerie), 25 (dont les vêtements) et 32 (dont les boissons alcooliques).

A l’occasion de la commercialisation de vêtements, la société Maselli a utilisé sa marque « WELLNESS » en apposant la dénomination « WELLNESS-DRING » sur des bouteilles de boissons non alcooliques offertes en cadeau en accompagnement de la vente de ses vêtements.

La société Silberquelle, entreprise active dans la commercialisation de boissons non alcooliques, a sollicité la radiation de ladite marque pour défaut usage sérieux pour désigner les produits relevant de la classe 32, dont les boissons non alcooliques, ce à quoi l’Office des marques autrichien a fait droit par une décision rendue le 7 novembre 2006.

C’est dans le cadre de l’appel interjeté par la société Maselli que l’Office des marques autrichien a posé la question préjudicielle suivante à la CJCE:

« L’article 10, paragraphe 1, et l’article 12, paragraphe 1, de la [directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée pour des produits (en l’espèce, des boissons non alcooliques) que le titulaire de la marque offre gratuitement, après conclusion du contrat de vente, aux acquéreurs d’autres produits qu’il commercialise (en l’espèce, des vêtements)? »

La CJCE répond par la négative en considérant que « la notion d’usage sérieux au sens de la directive doit s’entendre d’un usage effectif, conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service (…) ».

Il en résulte que la protection de la marque ne perdure que lorsqu’elle est utilisée sur le marché des produits ou services qu’elle couvre, ce qui n’est pas le cas lorsque la marque est simplement apposée sur des objets publicitaires distribués pour récompenser l’achat d’autres produits et promouvoir la vente de ces derniers. Les objets publicitaires n’étant soumis à « aucune distribution visant à les faire pénétrer sur le marché des produits qui relèvent de la même classe qu’eux », la marque perd alors « sa raison d’être commerciale ».

Un tel usage ne saurait donc permettre au titulaire de la marque d’échapper à la déchéance de ses droits pour défaut d’usage sérieux s’agissant des produits qu’il a distribués à seule fin de publicité.

Cette décision va sans doute amener nombre de grandes entreprises ayant une politique active de dépôt de marques, à revoir leur stratégie de protection. Elle signifie en effet qu’il est parfaitement inutile de viser, dans le dépôt d’une marque, tous les produits dérivés sur lesquels la marque est susceptible d’être apposée pour assurer la promotion des produits ou services que la marque a vocation à identifier.

CJCE, 1ère chambre, 15 janvier 2009, Silberquelle GmbH c/ Maselli-Strickmode GmbH., Affaire C-495/07